律师实务

商标转让有新规，盗卖、非法转让将受阻

        自2001年《商标法》第二次修改以来，盗卖、非法转让他人商标现象频繁发生，严重侵犯了商标权利人的权益。因此，为规范商标转让行为，减少商标转让争议，避免虚假转让行为，中国国家商标局根据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》，制定了《关于申请转让商标有关问题的规定》（以下简称《规定》），并于2009年8月10日起实施。

        从此次的规定可以看出，商标局从商标转让的申请文件的要求、转让的程序、救济方式等方面提出了更高的要求，并试图以此减少、甚至遏制未经商标权人许可的擅自转让行为。

        第一，《规定》中规定，在办理转让商标申请手续时，除应当按照有关规定提交《转让申请/注册商标申请书》等材料外，还应当提供能够证明转让、受让双方主体资格的加盖公章的有效证件复印件。并且，如果商标局对这些证件的真实性、有效性产生怀疑的，还可以要求当事人提供有关证明文件或经过公证的复印件，对于在国外形成的文件可以要求提供经公证、认证的复印件，对于在港、澳、台地区形成的文件可以要求履行相关证明手续。在之前的商标转让程序中，商标局并没有关于公证、认证的要求，显然，商标局考虑到企业的主体资料可能会被他人盗用而致使商标被人非法转让，所以才提出了这一要求。

        第二，《规定》中规定，对转让商标申请进行形式审查后，对于符合有关规定的，向受让人发送《转让申请受理通知书》，同时向国内（港、澳、台除外）转让人发送《转让申请受理通知书》。在以前的转让程序中，商标局仅向受让人发送《转让申请受理通知书》，而不向转让人发送。恰恰就是这一环节的不足，直接成为非法转让人的可乘之机，使得商标权人在浑然不知的情形下丧失了自己的商标。因此，此次的《规定》增加了向国内的转让方发送《转让申请受理通知书》的规定。但是，我们注意到，《规定》中仅规定向国内转让方发送《转让申请受理通知书》，但对于港、澳、台地区及国外的转让人，商标局是否送达该通知书并未做出强制规定，因此，对我国大陆地区外的商标权人，这一程序规定并不适用。

        第三，《规定》中还规定，商标权利人如发现其商标未经同意被他人申请转让并向商标局提出书面反映的，或者商标局对转让的真实性产生怀疑的，商标局可以向受让人发出补正通知书，要求其书面说明有关情况，必要时可以要求提供经公证的转让协议或经公证的转让人同意转让的声明，或者其他证明文件。《规定》实施前，商标转让申请时仅需提交商标转让的协议，虽然协议上须具备转让、受让双方的盖章、签字，但是除非印章、签字与商标申请时有显著区别外，商标局的审查人员无法完全排除伪造印章、冒名签字情况的出现。因此，《规定》中专门增加了关于双方是否已达成商标转让的真实意思表示的审查要求。

        第四，《规定》中增加了关于救济方式的规定。《规定》的第五条、第六条规定，商标权利人或利害关系人对商标转让存在异议，可以要求商标局中止审查，但须提供有关司法机关的立案证明或其他证明文件。如果商标权利人发现其商标未经同意已经被他人转让的，可以向人民法院提起民事诉讼。商标局依据人民法院的裁判对该商标转让做出决定。这两个条款，明确了商标转让申请审查阶段和商标转让已完成后商标权人的救济方式。但须引起大家注意的是，在商标转让申请的审查阶段，商标局虽可能中止审查，但对于何种情形下应中止审查以及中止审查后又如何处理，《规定》中并没有做出明确的规定，因此，有关中止审查的标准和其后的审查，以及前一部分关于受让人补正后的审查标准还有待日后的细化规定和实践操作加以完善和明确。

        第五，《规定》最后规定，受让人在取得商标专用权之后才能提出再次转让申请。转让商标申请权的，受让人在取得核准转让通知书之后才能提出再次转让申请。我们认为，该条款是为了防止受让人非法转让他人商标后立即再行转让他人，致使善意第三人取得商标权而原商标权人无法收回商标权的情况出现，更是为了防范受让人非法转让后立即转卖商标权并因此获利。

        虽然此次商标局有关商标转让的新《规定》并无法完全解决商标权遭他人盗卖、非法转让的问题，但是，这一规定的出现无疑会大大增加盗卖、非法转让的难度。我们也认为，作为商标权人，除了应当积极打击商标侵权行为，更应当首先保护好自身的商标权不被他人盗卖。因此，我们也在此特别提醒大家，应当妥善保管企业的营业执照、商标权证书等重要文件及其复印件，并加强重要证照、印鉴的使用程序，从源头上预防被他人盗用的可能。

（作者联系方式：juliazhu@hllawyers.com）

使用他人商标权须严格控制在被授权范围内，否则也可被控侵权

【案情摘要】

        原告卡那兹株式会社，被告上海连和五金机械有限公司，第三人上海希世五金机械有限公司，，案由为侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷。上海市第一中级人民法院于2009年7月22日做出一审判决，认定被告的行为构成侵权和不正当竞争。

        原告诉称：其是“静音”商标的权利人，被告产品样本上使用了原告“静音”商标，声称其有权生产和销售PLA系列塑料手推车，并谎称其为中日合资企业。这些行为严重侵犯了原告的商标权，并构成虚假宣传。

        被告辩称：其在2008年三季度与第三人发生纠纷后，已经停止使用系争商标和产品宣传；并且，被告使用原告的商标责任在第三人，被告系经授权生产和经营原告产品。此外，被告也没有实施虚假宣传行为。

        第三人述称：其并没有同意被告从原告指定模具供应商以外的人处购买模具生产“静音”产品，也没有授权被告在网站上及宣传资料上使用“静音”商标。

【法院判决】

        上海一中院认为：原告是“静音”文字商标的注册人，其所享有的注册商标专用权依法应受保护。当事人的争议焦点之一是被告生产“静音”手推车的行为是否属于未经商标注册人许可的商标使用行为。被告辩称其生产行为是获得第三人授权的，而第三人则是获得原告授权的，所以其生产行为合法，即使被告违反了其与第三人的约定，商标授权也不会受到影响，因此原告无权提起商标侵权之诉。对此，法院认为，被告自行生产“静音”手推车，属未经授权的商标使用行为，构成侵权。因为：第一，根据被告与第三人的协议，被告并没有生产“静音”手推车的权利，而是只能从原告指定的供应商那里购得手推车零件后进行组装销售。但本案的证据显示，原告就“静音”手推车的生产，使用了自己所备的模具和图纸，系从原告指定的供应商之外，采用其它模具生产了系争产品。第二，被告在本案审理中一再强调，即使其存在违约行为，这也是其与第三人的合同关系，与原告无关。但法院认为，从《协议书》的约定来看，被告销售原告产品均自行向原告产品的供应商处采购，其中并未提及被告自行生产的权利。因此，被告的行为超出合法授权的范围，构成商标侵权。关于当事人争议的焦点之二，即被告有没有实施虚假宣传行为。被告称其为中日合资企业、专业生产“静音”手推车、与原告东京总部紧密协作等宣传均与事实不符，故被告的上述宣传均为引入误解的虚假宣传行为，应承担相应的民事责任。

【律师简评】

        《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人许可的商标使用行为属于商标侵权行为，所以对本案被告的行为审查亦以此为依据。本案中，从被告与第三人签订的《协议书》来看，被告获得授权的是中国大陆地区“静音”手推车的总代理权，并且协议明确约定，被告销售原告产品均自行向原告产品的供应商处采购，其中并未提及被告自行生产的权利，而庭审时原告和第三人都认可允许被告从第三人处采购零部件后组装并销售产品，但是，原告有关商标使用的授权亦仅止于此，被告并未获得自行生产涉案产品的权利。由于商标与企业信誉和商品声誉密切相关，故法院认为，原告的授权可以认为是以零件质量控制产品质量，进而维护商标声誉的举措。因此，在这种情况下，本案中的商标授权至多也只是附条件的授权行为，任何超出该授权范围使用原告商标的行为都属于未经授权的商标使用行为，所以，法院最终认定被告使用其它模具生产“静音”手推车的行为构成商标侵权，理应承担相应的侵权责任。这则案例也提示我们，商标权人在授权他人行使商标权时应尽可能详尽的说明授权的范围，防止被授权人利用任何笼统、模糊的表述肆意扩大授权范围。

（作者联系方式：juliazhu@hllawyers.com）

药品广告所涉法律问题探索（三）—药品广告的内容及规范

         2007年3月3日、3月13日，国家工商行政管理总局和国家食品药品监督管理局联合颁布了《药品广告审查发布标准》（以下简称“发布标准”）及《药品广告审查办法》（以下简称“审查办法”）（局令第27号），上述两个规定于2007年5月1日起同时施行。

        《发布标准》及《审查办法》对药品广告的内容、方式、制作及发布整个流程都进行了详细的规范，是药品广告执行的基本准则和参照，但由于上述规定缺乏细则指导，同时概念上也存在模糊之处，因此，在实践中常常会因对法律理解偏差而导致违法行为的发生，有鉴于此，我们希望在此对药品广告所涉的相关法律脉络进行梳理，同时对药品广告发布的标准和规范进行剖析和解释，以期能提供一个有益的借鉴和启示。本期主要涉及药品广告的内容及规范：

        一、处方药的药品广告规范

        《发布标准》第四条规定，处方药可以在卫生部和国家食品药品监督管理局共同指定的医学、药学专业刊物上发布广告，但不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。不得以赠送医学、药学专业刊物等形式向公众发布处方药广告。另外第五条还规定，处方药名称与该药品的商标、生产企业字号相同的，不得使用该商标、企业字号在医学、药学专业刊物以外的媒介变相发布广告。不得以处方药名称或者以处方药名称注册的商标以及企业字号为各种活动冠名。

        上述两条规定是关于处方药药品广告的禁止性规定，但是该规定也在另一程度上明确了处方药药品宣传的其他路经。根据该条规定，我们理解：若处方药名称与该药品的商标、生产企业字号相同，则可以在卫生部和国家食品药品监督管理局指的定医学、药学专业刊物做广告的，但不得在指定刊物以外的大众媒介工具上进行广告宣传；若处方药名称与该药品的商标、生产企业字号不同，则可以使用该药品的商标、生产企业字号在大众媒介上进行广告宣传；若处方药名称与该药品的商标、生产企业字号不同的，就可以处方药名称注册的商标以及企业字号参与各种活动的宣传，如体育、娱乐、比赛等。

        因此，对于处方药而言，虽然法律明确限制了处方药广告的发布方式及发布范围，但是却并没有完全禁止有关药品的其它宣传途径。正如笔者在上一篇有关药品广告的传播方式及媒介的文章中所提及的，有关处方药药品的宣传，除直接针对药品本身的广告宣传外，更多地应该关注药品的商标、品牌及企业形象的宣传。此种宣传方式不在法律的禁止之列，医药公司可以利用自身所掌握的资源为企业、为产品树立品牌，事实上此种宣传效果并不弱于直接的药品广告宣传。

        二、药品广告中限制出现的人物形象

        《发布标准》第十五条规定，药品广告不得在未成年人出版物和广播电视频道、节目、栏目上发布。药品广告不得以儿童为诉求对象，不得以儿童名义介绍药品。该条规定制定的初衷是为了保护未成年人，根据此条规定，法律禁止在未成年人出版物和广播电视频道、节目、栏目中发布药品广告，不论是处方药还是非处方药广告；虽然，此条规定药品广告不得以儿童为诉求对象，不得以儿童名义介绍药品，但是我们理解该条规定并不意味着在药品广告中不得出现儿童的形象，只要药品广告本身不以儿童为需求对象、不以儿童名义介绍药品，则在广告内容中出现儿童的行为是不被禁止的。

        《发布标准》第十三条还规定，药品广告不得含有利用医药科研单位、学术机构、医疗机构或者专家、医生、患者的名义和形象作证明的内容。药品广告不得使用国家机关和国家机关工作人员的名义。药品广告不得含有军队单位或者军队人员的名义、形象。不得利用军队装备、设施从事药品广告宣传。

        此条是关于不得在药品广告中使用专业机构、国家机关、军队的形象的禁止性规定，但并非完全禁止该等形象在药品广告中的出现，对于医药科研单位、学术机构、医疗机构等专业机构而言，若其在广告中出现并非以其名义和的形象为药品的疗效、安全等证明，则其在药品广告中的出现并不违反本条的规定。

        另外，关于药品广告中的名人作为代言人的行为，虽然国家目前并没有明确规定对此加以限制，但各地方政府都采取一定的措施对此行为加以限制，以上海为例，2004年9月23日上海市工商行政管理局发布的广告审查提示（十二）——关于医院、药品医疗器械广告宣传使用名人作形象代言人中就明确写道，禁止医疗服务、药品、医疗器械广告利用形象代言人的名义和形象作证明。

        其他有关药品广告中有关疗效的内容，药品广告的播放时段和频次等都在发布标准中有明确规定，医药企业在进行药品广告宣传的过程中，要严格按照法律规定，审核药品广告中涉及的内容，避免因广告内容不符合法律规定而影响广告的播放，最终影响到药品的推广宣传。

（作者联系方式：jasonxia@hllawyers.com）

从一则仲裁案例看签约主体审查的重要性

        签署合同之前，对签约对方的主体进行确认和核查是合同订立时不可缺少的一个环节。这其中既包括对签约对方主体的真实性进行核实，也应包括对签约对方的履约能力进行确认。在实践中，笔者发现有的签约方故意伪造其虚假身份，为对方采取违约救济措施制造障碍。笔者将通过以下案例对该等情况进行说明，希望签约企业能够加强对该等法律风险的防范意识，加强自我保护。

【案情简介】

        王某自称系香港A公司的销售经理，与北京某国有企业B公司商谈产品采购事宜。为了证明其身份，王某出示了A公司的公章和出具给王某本人的授权委托书，表示愿意采购价格为人民币10万元的产品。经协商后双方订立了书面合同。为了降低其法律成本，B公司提出双方应订立仲裁条款，约定如发生任何争议的，应将争议提交至北京某仲裁机构，通过仲裁途径解决争议，经王某同意之后，双方在买卖协议中对该仲裁条款进行了约定。合同订立之后，王某提出要求将产品交付给香港的C公司，由C公司代为接受产品，并代为履行付款义务。B公司同意了王某的要求，且没有与该C公司另行签订书面协议。由于产品交付之后，C公司未支付货款，B公司多次与A公司和C公司进行了交涉，但两家公司始终未支付任何款项。于是B公司按照仲裁条款向仲裁委提起仲裁。经审查后，仲裁委发现所谓的香港“A公司”实际并不存在，合同上加盖的公章以及所附的委托书复印件均系伪造。因此，仲裁委最终以仲裁条款不成立为由驳回了B公司的请求。由于B公司无法在北京提起仲裁，而若要去香港向王某和C公司提起诉讼则将面临较高的诉讼成本，因此最后不了了之，该笔货款始终未能收回。

【律师点评】

        根据《中华人民共和国仲裁法》第十九条的规定，仲裁协议的效力是独立于合同效力的，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的有效性。但该有效性的前提则是仲裁协议依法成立。在本案中，由于签约一方主体不存在，导致仲裁协议实际并未成立，因此B公司也就无权依据该协议提起仲裁。当然，B公司仍然可以根据其实际交付产品的行为向王某和C公司提起诉讼，但因为本案的诉讼管辖地在香港，B公司将须承担高额的诉讼成本，因此B公司最终选择放弃。其实，B公司在签约之前完全可以向香港公司注册处查询核实A公司的注册信息，从而避免该等法律风险；此外，在王某要求将产品交付给C公司时，B公司也可以要求另行与C公司签订书面合同，并约定仲裁条款，从而在发生争议时获得主动权。

        在全球金融危机的大环境下，从事外贸出口行业的企业尤其应加强安全防范事宜。特别是在处理涉及管辖权、仲裁协议的相关问题时，应尽量保证约定的有效性，避免因境外管辖而产生的法律风险。

（作者联系方式：stevenzhou@hllawyers.com）

域外法律

澳大利亚政府对海外人士投资的政策

        海外企业在澳大利亚的直接或者通过中介的间接投资（包括各省市拥有的国有企业和国家所有的投资储备款）不论企业大小或金额数量都需要向澳大利亚的政府申请并获得批准才可以在澳大利亚投资。

        第一部分：海外企业必须了解的在澳大利亚投资须知事项：

        一．澳大利亚政府在是否批准投资项目的申请时会做出以下评估：

1. 投资企业中其所属国的政府的参与程度，此项评估的参考包括：
   1. 投资企业中的交易是否都属于公平交易；
   2. 投资企业中其所属国的政府的实际及潜在控制权；
   3. 投资企业的私人参股成分，以及私人参股构造和私人参股的百分比。
2. 投资企业是否受制于并且遵守企业规则和公认的商业操作标准,此项评估的参考包括：
   1. 投资企业是否有明确的商业目的，以及足够的,透明的管理制度，并且在其他国家设立的分部也有相应的管理制度；
   2. 投资企业的公司治理手法。
3. 投资企业是否会干扰市场的公平竞争，或是导致某行业被集中控制, 此项评估的准则为：
   1. 澳洲公平竞争和消费者保护协会以澳洲竞争法则为基准进行评估。
4. 投资是否会为澳洲政府的收入以及政策带来变化， 此项评估包括：
   1. 投资企业是否与其他澳洲的企业一样纳税并且纳税制度上是否有所不同；
   2. 投资企业的项目与澳洲政府的政策的相符程度。
5. 投资是否会对澳大利亚的国家安全造成威胁, 此项评估的参考包括：
   1. 投资企业及其投资项目是否会对澳洲的经济战略或是国家安全造成威胁。
6. 投资企业是否会影响到澳洲企业的运作和动向，以及投资企业对澳洲经济和社会的贡献，此项评估的参考包括：
   1. 投资企业会否造成澳洲企业的改革以及投资企业对进出口，本土制造业，研究发展业和劳资关系等的潜在影响。
   2. 澳洲本土人士在投资企业中的参与程度，包括拥有权，控制权以及管理权，其中涉及到的雇员的利益，债权人的利益和其他利益相关者的权益。

        第二部分：海外企业申请在澳大利亚投资的步骤：

        投资企业可向澳大利亚海外人士投资管理局(Foreign Investment Review Board)递交申请。申请可以以传真或者电子邮件的形式递交。

        申请所需文件包括：

1. 申请解释信以及相关表格
2. 海外人士投资法中的法定通知（外国政府投资的申请不需包括此文件）
3. 投资企业的年报表以及财务报告
4. 投资企业所签署的合约
5. 其他文件包括：

        如果投资非住宅用途的房地产, 那么申请文件需包括：

1. 签署协议双方的资料
2. 物业的具体情况
3. 买卖价钱
4. 购买物业的理由
5. 简单叙述投资企业对所购物业的将来计划

        如果投资已存在生意或企业, 那么申请文件需包括：

1. 签署协议双方的资料
2. 生意或企业的具体情况
3. 买卖价钱
4. 购买此生意或企业的理由
5. 简单叙述投资企业对所购生意及企业的将来计划

1. 签署协议双方的资料
2. 生意或企业的具体情况
3. 此生意或企业的拥有权
4. 此生意所属行业的信息
5. 其他被考虑事宜如知识产权，许可证，申请企业所拥有的出口连锁，或是此生意或企业对澳大利亚经济环境所造成的影响

1. 产权所有人的资料
2. 物业的具体情况
3. 建造进度计划书
4. 详细的度假区介绍及图纸等

        澳大利亚政府本着欢迎海外投资的政策,在处理海外企业投资申请的步骤和管理上在这几年做出了很大的改变. 澳大利亚外国投资管理局(Foreign Investment Review Board)不仅简单化了申请程序, 也将内部管理高校化, 缩短了申请的等待时间也加速了处理的时间。

        和华利盛（悉尼）律师行本着多年的经验和严谨的专业态度，处理过很多成功的大型的海外企业投资项目,为海外企业争取了大量时间及利益。有任何具体问题，请联系我们。