这是杨春宝高级律师在2009年第六届中国食品饮料行业高峰年会上的演讲稿(中文翻译):
第一部分
商标注册中的注意事项
1、使用前及时提出注册商标申请
商标的地域性
我国实行注册在先原则
案例1
某德国企业在我国销售建材产品多年，但并未就其商标在我国申请注册。其后，其在中国的销售代理商将该商标申请注册，给德国企业的营销造成了非常严重的负面影响。
案例2 “蓝色风暴”商标侵权案
案件摘要：浙江某酒业公司在我国注册了“蓝色风暴”文字、图形组合注册商标，核准使用商品为第32类：包括麦芽啤酒、水（饮料）、可乐等。某世界知名饮料公司在其生产、销售的可乐产品上使用了“蓝色风暴”文字，并且在其宣传活动中多次使用“蓝色风暴”字样。为此，浙江的酒业公司起诉至法院，要求法院判决该世界知名饮料公司停止带有“蓝色风暴”商品的生产、销售、广告、宣传行为并赔礼道歉。
一审法院认为：
首先，饮料公司的饮料产品上在使用“蓝色风暴”字样的同时，以更显著的方式标注了其拥有的商标品牌，因此，饮料产品上的“蓝色风暴”仅是促销的主题名，并非商品标识。
其次，该饮料产品的知名度远高于酒业公司的产品，饮料公司主观上并没有利用“蓝色风暴”标识为其产品牟取不当利益、误导公众的意愿，加之，酒业公司不生产可乐，因此，客观上将不会导致消费者的误认。
基于上述理由，一审法院认定饮料公司的行为不构成侵权。
二审法院认为：
首先，该知名饮料公司投入大量的资金，通过多种方式，长时间地在中国进行“蓝色风暴”产品的促销活动，“蓝色风暴”标识已经在消费者心中产生深刻印象，消费者一看到“蓝色风暴”标识自然联想到其可乐产品，因此，“蓝色风暴”已为区分产品来源的标识，事实上成为一种商标。
其次，该知名饮料公司通过一系列的宣传促销活动，已经使“蓝色风暴” 形成了良好的市场声誉，当酒业公司在自己的产品上使用其合法注册的“蓝色风暴”商标时，消费者往往会将其与饮料公司产生联系，产生误认，使酒业公司的“蓝色风暴”注册商标将失去其基本的识别功能，并使酒业公司寄予“蓝色风暴”商标谋求市场声誉，拓展企业发展空间的价值受到抑制，其受到的利益损失是明显的。因此，根据《商标法》的规定，饮料公司在其商品上使用“蓝色风暴”商标的行为，侵犯了酒业公司“蓝色风暴”注册商标专用权。
2、应符合中国的语言习惯和消费者的习惯
建议在中国注册中文文字商标
便于识别、记忆
消费者比较熟悉、认可的称呼方式
案例3 凌志VS雷克萨斯
“凌志”是日本丰田公司旗下的高级轿车品牌。日本丰田公司在将其引入中国前并未在中国进行商标注册，致使“凌志”商标被他人抢先注册。迫于无奈，日本丰田公司在中国进行销售时，只能将这一标志的中文商标定名为“雷克萨斯”。
案例4 “索爱”商标案
案情摘要：2003年，刘建佳向商标局提出“索爱”商标的注册申请，2004年该商标经核准注册。2005年，索尼爱立信（中国）公司对“索爱”商标提出撤销注册申请，其理由主要是：“索爱”是索尼爱立信（中国）公司在中国拥有的驰名商标，刘建佳恶意注册争议商标将侵害其公司的合法权益，违反了《商标法》和《反不正当竞争法》的相关规定。2007年，商标评审委员会作出裁定，裁定维持争议商标。
一审法院认为：
首先，在多家网站上有大量针对“索爱手机”或“索爱”电子产品的报道，且这些产品都指向索尼爱立信公司的产品；
其次，从汉语的语言表达的习惯来看，在组成“索尼爱立信”的两家公司或品牌“索尼”和“爱立信”中各取一字构成对其简称是非常自然的。
再次，“索爱”这一简称被中国相关公众、媒体采用并广泛使用，且已被广大消费者感知并一致认同，成为“索尼爱立信”公认的简称，与之形成了唯一的对应关系。尽管索尼爱立信（中国）公司没有将“索爱”作为其未注册商标进行宣传，但消费者的认可和媒体的宣传共同作用，已经达到了索尼爱立信（中国）公司自己使用“索爱”商标的实际效果，故“索爱”实质上已经成为该公司在中国使用的商标。
刘建佳从事电子行业多年，理应知道上述情况还申请注册“索爱”，主观上具有不正当性。因此，法院支持了索尼爱立信公司的主张，撤销了商标局的裁定。
二审法院认为：
网上的各种评价、报道并非索尼爱立信公司所为。在刘建佳申请“索爱”商标前，索尼爱立信公司从未进行任何有关“索爱”产品的生产、销售及宣传等商业活动，所以，即使消费者都认可两者之间的关联性，也不能因此认定“索爱”是索尼爱立信公司已经使用的商标，因此，索尼爱立信公司也无权依据《商标法》所规定的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 为由申请撤销刘建佳的商标。
3、应以国外控股公司名义申请注册商标
目的：
无形资产的集中控制、管理
许可使用费的收益转移
避免国内控股公司经营期满后商标作为清算资产及商标转让等程序
4、商标注册的商品类别应考虑全面，兼顾类似商品
目的：
防止他人在类似类别抢先注册
预防商标侵权行为
案例5
某知名服装公司在服装类别中注册了其商标，但某日突然发现他人销售相同商标的眼镜产品。因其并未在眼镜类别中注册该商标，在其未能证明自身商标为驰名商标的前提下，无法向对方主张权利。
5、商标注册应与企业名称、域名相衔接
目的：
防止他人抢先注册，造成误认，错失商机
预防商标侵权行为
第二部分
商标侵权的救济途径
1、知识产权的海关保护
依据：《中华人民共和国知识产权海关保护条例》
备案→申请扣留侵权嫌疑货物→海关调查→作出处理决定
2、商标权的行政保护措施
依据：《中华人民共和国商标法》
举报→协商→工商部门予以处理→行政诉讼
商标侵权诉讼
3、商标的司法保护
依据：《商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》等法律法规
（1）管辖
侵权行为实施地
侵权商品的储藏地或查封扣押地
被告住所地人民法院
（2）当事人的确定（原告）
商标注册人
独占使用许可合同的被许可人
排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼
普通许可的被许可人须经商标注册人明确授权
当事人的确定（被告）
侵权产品生产者
侵权产品销售者
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识者
（3）侵权行为
未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；
销售侵犯注册商标专用权的商品的；
伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；
未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；
将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；
复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 ；
将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的；
其他商标侵权行为。
（4）权利人的举证
被侵权人拥有的商标权属证明；
侵权行为的证明，如侵权产品购买过程、侵权产品；
被侵权人提出的赔偿金额的依据。
（5）赔偿额的计算方式
侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益；
被侵权人在被侵权期间因被侵权受到的损失；
被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支；
上述无法确定的，可根据侵权情节，判决给予五十万元以下的赔偿
案例6 “立邦”商标纠纷案件
商标与字号间的冲突
武汉某企业注册了包含“立邦”字样的企业名称。后立邦公司向法院提起诉讼，要求法院判令该企业变更企业名称。该案件中，法院认定“立邦”为驰名商标，并支持了立邦公司的诉请，判决武汉的这家企业变更企业名称，且新名称中不得含有“立邦”字样。
商标与域名间的冲突
去年，立邦公司发现他人申请注册了包含“NIPPON”字样的域名，立邦公司委托我们向亚洲域名争议解决中心提起域名仲裁，请求裁决将nipponpaint.asia转移给立邦涂料。最终，亚洲域名争议解决中心作出裁决，支持了申诉人立邦公司的请求，域名注册商已根据该裁决向立邦公司转移了该域名。
问 答
谢谢大家！
杨春宝 合伙人/律师
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杨春宝一级律师简介
杨春宝一级律师，大成上海高级合伙人、资本市场部主任、国资基金研究中心主任，大成中国区私募基金专业带头人、科技与文化法律研究中心联合牵头人。执业30余年，长期从事私募基金、投融资、并购重组法律服务，尤其对对赌研究颇深且具有非常丰富的实战经验，并专注于金融机构股权投资业务。2004年起多次入选The Legal 500"私募基金"和"公司与商业"等境内外各类律师榜单，代理的中国法院首例适用外国法律审理外国公司的董事损害小股东权益纠纷案入选上海高院发布的《上海法院域外法查明典型案例》和威科先行"要案头条"。入选上海涉外法律人才库、上海市司法局鼎新法治人才库、上海国有企业改制法律顾问团，具有上市公司独立董事任职资格，系多家知名高校的兼职教授或兼职研究生导师及上海市商务委跨国经营人才培训班讲师。出版《私募股权投资基金风险防控操作实务》等16本投融资法律专著。了解更多常见法律问题
商标注册使用前应注意哪些事项？
【法律概念与规则解释】商标具有地域性，我国实行注册在先原则，商标专用权通常授予最先申请注册的主体。企业使用商标前若不及时申请，可能被代理商、竞争对手或他人抢先注册，导致自身营销受阻，甚至面临侵权指控。注册还应符合中国语言习惯和消费者认知，中文文字商标便于识别、记忆和传播。若企业有境外控股架构，可考虑以国外控股公司名义申请，便于无形资产集中控制、管理及许可收益安排。注册类别应全面，兼顾类似商品，并与企业名称、域名相衔接，防止他人抢注造成误认。【案件事实与实务场景引用】文章案例1中，某德国企业在我国销售建材产品多年，但未就其商标在我国申请注册，其后中国销售代理商将该商标申请注册，给德国企业营销造成严重负面影响。案例3中，日本丰田公司旗下高级轿车品牌凌志在引入中国前未在中国注册商标，致使凌志商标被他人抢先注册，丰田公司只能将中文商标定名为雷克萨斯。案例5中，某知名服装公司在服装类别注册了商标，但未在眼镜类别注册，发现他人销售相同商标眼镜产品时，因未能证明自身商标为驰名商标，无法向对方主张权利。案例4索爱商标案则显示，语言习惯与消费者认知对商标归属判断具有影响。【实务指引与风险提示】企业应在产品上市宣传前完成核心商标申请，优先注册中文文字商标，覆盖主营业务及类似商品类别，并同步考虑企业名称、域名和海外控股公司名义申请。对代理商、经销商使用商标应通过合同明确权利归属，防止其抢注。发现他人申请相同或近似商标时，及时在公告期内提出异议。商标注册后应规范使用并留存使用证据，避免因连续不使用被撤销。若涉及品牌简称，应尽早将消费者认可的简称申请注册，防止索爱案中权利归属争议。出口或跨境经营时，应提前在目标国家或地区布局商标。
商标侵权有哪些救济途径？
【法律概念与规则解释】商标侵权救济包括海关保护、行政保护和司法保护。海关保护通过知识产权备案、申请扣留侵权嫌疑货物、海关调查并作出处理决定，阻止侵权商品进出口。行政保护通过向工商部门举报或投诉，由行政机关查处，当事人对处理不服可提起行政诉讼。司法保护通过向人民法院提起商标侵权诉讼，法院可判令停止侵权、赔偿损失等。三种途径可单独或结合使用，权利人应根据侵权商品流向、证据状况和维权目标选择。【案件事实与实务场景引用】文章介绍，海关保护依据知识产权海关保护条例，流程为备案、申请扣留侵权嫌疑货物、海关调查、作出处理决定。行政保护依据商标法，流程为举报、协商、工商部门予以处理、行政诉讼。司法保护中，管辖包括侵权行为实施地、侵权商品储藏地或查封扣押地、被告住所地人民法院。侵权行为包括在同一种或类似商品上使用相同或近似商标、销售侵权商品、伪造擅自制造注册商标标识、反向假冒、将商标作为字号突出使用、复制摹仿翻译驰名商标、将商标注册为域名进行电子商务等。立邦案中，法院认定立邦为驰名商标，判令武汉企业变更企业名称；域名争议中，亚洲域名争议解决中心裁决转移nipponpaint.asia域名。【实务指引与风险提示】权利人发现侵权后，应先固定侵权证据，如购买侵权产品过程、侵权产品实物、网页截屏和发票等。根据侵权商品是否进出口，选择海关扣留；根据侵权规模和地方执法资源，选择行政查处；对赔偿和停止侵权有明确诉求时，提起民事诉讼。诉讼中注意选择有利管辖法院，原告可为商标注册人、独占许可被许可人、排他许可被许可人，普通许可被许可人须经明确授权。被告可列生产者、销售者、标识伪造者等。赔偿可按侵权获利、权利人损失、合理开支计算，难以确定时可请求法定赔偿。注意诉讼时效和证据保全。
如何确定商标侵权诉讼当事人和赔偿？
【法律概念与规则解释】商标侵权诉讼中，原告资格与商标许可类型相关。商标注册人当然可以起诉。独占使用许可合同的被许可人可单独起诉。排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可在商标注册人不起诉时自行起诉。普通许可的被许可人须经商标注册人明确授权。被告包括侵权产品生产者、销售者，以及伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售此类标识者。赔偿计算有顺位：侵权人因侵权所获利益、被侵权人因侵权所受损失、为制止侵权支付的合理开支，均难以确定时，法院可根据侵权情节判决给予五十万元以下赔偿。【案件事实与实务场景引用】文章指出，管辖法院包括侵权行为实施地、侵权商品的储藏地或查封扣押地、被告住所地人民法院。权利人的举证包括商标权属证明、侵权行为证明（如侵权产品购买过程、侵权产品）、赔偿金额依据。侵权行为类型包括未经许可在同一种或类似商品上使用相同或近似商标、销售侵权商品、伪造擅自制造商标标识、更换商标后投入市场、将商标作为字号突出使用、复制摹仿翻译驰名商标、将商标注册为域名进行电子商务等。立邦商标纠纷中，法院认定立邦为驰名商标，支持立邦公司要求武汉企业变更企业名称且新名称不得含有立邦字样的诉请；域名仲裁中，亚洲域名争议解决中心支持立邦公司，转移了包含NIPPON字样的域名。【实务指引与风险提示】起诉前应核实原告是否具备诉讼主体资格，普通许可被许可人尤其要取得商标注册人明确授权文件。被告选择应覆盖生产、销售、标识印制和网络域名使用等环节，避免仅起诉终端销售者而无法根治侵权。赔偿主张应尽量举证侵权人获利或权利人损失，保留广告投入、销量下降、许可费、维权费用等凭证。无法举证时，可请求法院适用法定赔偿并说明侵权情节、主观恶意、持续时间、影响范围。注意对驰名商标的认定需要充分证据，如销售区域、宣传持续时间、市场声誉和公众知晓程度。域名与字号冲突中，可同步启动行政投诉、域名仲裁和民事诉讼。
以上内容仅供参考，不构成法律意见。如需专业法律服务，请联系杨春宝一级律师：chambers.yang@dentons.cn
