和华利盛知识产权简报
Haworth & Lexon IP Law Newsletter
2004 年第 9 期（总第 27 期） 2004 年 10 月 8日
和华利盛律师事务所 编辑
《和华利盛知识产权资讯》旨在介绍知识产权领域最新案例动态，但并非本所正式法律意见；如果您需要得到全面的法律帮助并获取翔实的法律意见，我们愿意为您提供周到的服务，您可以写电子邮件至hl@hllawyers.com。如果您对《和华利盛知识产权资讯》有任何意见和建议，或对《和华利盛知识产权资讯》中的某些话题感兴趣，欢迎联系我们。本资讯中英双语。
本期导读
★ 注册商标专用权不能禁止他人正当使用
★ 专利权终止不得擅自拒绝支付使用费
★ 擅自使用他人效果图施工构成侵权
★ 已公开的客户资料不属于商业秘密
★ 对员工竞业禁止的限制应合理有据
注册商标专用权不能禁止他人正当使用
原告厦门华侨电子企业有限公司（简称厦华电子公司）诉被告四川长虹电器股份有限公司北京分公司（简称长虹电器公司北京分公司）和北京蓝岛大厦侵犯注册商标专用权纠纷一案，北京市第一中级人民法院于2004年7月19日做出判决，驳回原告诉讼请求。
原告厦华电子公司诉称，厦华电子公司于2001年2月21日被核准注册“CHDTV”商标。2003年以来，厦华电子公司发现长虹电器公司北京分公司经销的多种规格的电视机产品及其产品宣传彩页、用户手册等物品上使用了与厦华电子公司注册商标相同或类似的字样，侵犯了厦华电子公司的注册商标专用权。
法院认为根据我国商标法第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标法实施细则第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。结合本案事实而言，“HDTV”是本行业中技术术语—“高清晰度电视”的英文缩写，已作为国家标准予以明确。虽然厦华电子公司提交了《厦华企业标志评分表》用以证明“CHDTV” 是CHINA HARWA DEVELOPING TOWARDS VICTORY的英文缩写，但这份证据是厦华电子公司的内部文件，并未对外公开，故无法确定其客观性和真实性。而且，即便可以确认“CHDTV”是上述英文缩写，但解释“CHDTV”具体含义的中、英文文字均没有出现在厦华电子公司核准注册的商标中，且厦华电子公司注册该商标的时间晚于载有“HDTV”技术术语的国家标准发布及实施的时间，因此，HDTV作为直接表示商品特点的技术术语的英文缩写，厦华电子公司在行使“CHDTV”注册商标专用权时无权禁止他人正常使用。
专利权终止亦不得擅自拒绝支付使用费
原告窦清诉被告北京福瑞通科技有限公司（简称福瑞通公司）支付专利许可费一案，北京市第一中级人民法院于2004年7月6日判令被告支付许可费11万元。
窦清于2001年8月17日同被告北京福瑞通科技有限公司（简称福瑞通公司）签订了专利实施许可合同。合同约定被告以分期付款的方式向原告支付使用费共计人民币16万元。原告向被告提供了技术服务与培训，并指导被告实施了该项专利。
在实施合同过程中，原告以被告违反合同约定，不向被告支付专利使用费11万元为由，起诉至法院。
经法院查明，2002年4月8日，因原告未在规定期限之内缴纳第4年度年费，99206660.3号一种真空保鲜装置实用新型专利的专利权被终止。依许可合同约定，因许可方的原因致使专利权在期限届满前终止，被许可方有权终止合同并要求许可方支付违约金。故本案被告可以行使的权利是终止合同和要求支付违约金，而非拒绝支付许可费。因此，被告不能因原告没有履行保证专利权有效义务作为拒绝支付专利使用费的理由，被告仍需支付专利许可费。
擅自使用他人效果图施工构成侵权
原告北京派恩世纪展览展示有限公司（简称派恩世纪公司）诉被告吉林市通田汽车销售有限公司（简称通田公司）侵犯著作权纠纷一案，北京市朝阳区人民法院于2004年8月17日判决被告停止侵权，赔偿被告损失2万元。
原告诉称，其依据通田公司要求为其设计车展展位方案，并将效果图和施工图多次传真给通田公司。后通田公司未经原告同意，依据原告的设计图进行其展位建筑制作，并将展位照片上载到其网站上，侵犯了原告对该效果图享有的著作权。遂诉至法院要求通田公司停止侵权行为，赔偿经济损失。
被告辩称，原告仅向被告提供了展位效果图，并未提供工程图纸，且该效果图是根据被告的设计思路和要求进行的设计，故派恩世纪公司对此图不享有著作权。同时，被告的展位设计是根据其他公司的设计完成。
法院经审理认为，派恩世纪公司为通田公司设计的车展展位效果图，是派恩世纪公司根据通田公司的要求所进行的设计。该设计有明确的构思和结构，是具备独创性和可复制性的图形作品，派恩世纪公司对该作品享有著作权。通田公司提出的设计思路和要求，提供的广告语、企业标志和汽车图像，均属为创作提供的物质资料，而非创造性劳动。因此通田公司据此否定派恩世纪公司享有设计效果图的著作权，于法无据，不予支持。虽然通田公司参加车展的展位设计与派恩世纪公司设计的效果图存在个别差异，但将二者进行异时异地隔离观察对比时，在整体上给人的视觉感受是同一的，一般公众施以通常注意难以区分二者的差异。故通田公司未经确认而使用派恩世纪公司的设计图，侵犯了派恩世纪公司对该作品享有的著作权，故判令通田公司停止侵权、赔偿损失。
已公开的客户资料不属于商业秘密
原告北京市慧聪广告有限公司（简称慧聪公司）诉被告刘楠、《中国远程教育》杂志社（简称远教杂志社）侵犯商业秘密纠纷一案，北京市第一中级人民法院于2004年6月23日做出判决，驳回原告诉讼请求。
原告慧聪公司诉称被告刘楠与原告签订聘用合同和保密协议，明确规定其有义务保守公司的商业秘密，离职三年内不得到与该公司业务相同或类似的公司任职。2002年5月17日，被告刘楠进入了被告远教杂志社，将原告所拥有的商务资讯数据库及客户档案软件等全部经营信息泄露给被告远教杂志社。被告远教杂志社利用原告的商务资讯数据库及客户档案于2002年6月开始出版了与原告商情广告基本相同的广告印刷品《教育设备采购指南》。
法院审理后认为依据《反不正当竞争法》第十条第三款的规定，受到法律保护的商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济效益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。原告在本案中主张被告刘楠泄露的商业秘密为远教杂志社出版、发行的《教育设备采购指南》中登载的广告客户资料和数据信息系公开出版、发行，且其数据收录自www.edu.sinoBnet.com网讯，该刊物已在先公开了相关客户单位的名称、地址及其经营设备的产品名称、报价等经营信息，故原告主张的广告客户资料及其数据信息并不具有秘密性。因此，被告远教杂志社出版、发行与原告期刊广告内容相同和相似的广告期刊的事实，并不是被告刘楠违反约定披露或允许被告远教杂志社使用原告商业秘密的结果。故原告关于二被告的行为构成侵犯其商业秘密的不正当竞争的主张，法院不予支持。
对员工竞业禁止的限制应合理有据
原告北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称大洋公司）诉被告昌东、被告成都索贝数码科技股份有限公司（以下简称索贝公司）不正当竞争纠纷一案，北京市海淀区人民法院于2004年7月25日做出判决，驳回原告诉讼请求。
原告大洋公司诉称自己与昌东订有劳动合同，昌东书面保证在调离后两年内不从事与该公司相竞争的行业。但昌东违反竞业禁止承诺，在竞业禁止期间到最主要竞争对手之一索贝公司工作，利用在大洋公司工作期间掌握的客户资源等商业秘密，采取不正当手段与大洋公司争夺客户资源，给大洋公司造成重大经济和商誉损失，应依法承担赔偿责任。索贝公司利用昌东掌握的大洋公司商业秘密谋求不正当的商业利益，与昌东共同构成侵权，应依法承担连带责任。
法院审理后认为，昌东在大洋公司任职多年，但其并非大洋公司的高层管理人员，在职期间不负有法定的竞业禁止义务，离职后更无上述义务的自然延伸，大洋公司将合同终止后的竞业禁止义务交诸昌东必须具有合理的理由，因此是否存在保护的秘密仍是判断竞业禁止是否合理有效的根据。庭审表明，2003年1月所订立的保密协议书并非是针对昌东的情况而定，也并不是在昌东离职前的确认，而是大洋公司统一订立新格式保密合同的一部分，该保密协议亦是千人一面，每人必签，但并非所有签约人均为合同所称涉密人员。
昌东加入索贝公司对大洋公司可能会有影响，但到底是因为昌东本人能力还是昌东掌握了所谓重要秘密的缘故，大洋公司并无证据。大洋公司同样无法证明昌东在索贝公司的就职直接构成了对其市场策略、产品改进的不利影响。因此，大洋公司所坚持的根据昌东的工作经历及职务而作出的必然损害其利益的推论，过于笼统并且有限制劳动择业权利的危险，法院并无采信的理由。故对大洋公司的诉讼请求，不予支持。
相关法律服务
杨春宝一级律师简介
杨春宝一级律师，大成上海高级合伙人、资本市场部主任、国资基金研究中心主任，大成中国区私募基金专业带头人、科技与文化法律研究中心联合牵头人。执业30余年，长期从事私募基金、投融资、并购重组法律服务，尤其对对赌研究颇深且具有非常丰富的实战经验，并专注于金融机构股权投资业务。2004年起多次入选The Legal 500"私募基金"和"公司与商业"等境内外各类律师榜单，代理的中国法院首例适用外国法律审理外国公司的董事损害小股东权益纠纷案入选上海高院发布的《上海法院域外法查明典型案例》和威科先行"要案头条"。入选上海涉外法律人才库、上海市司法局鼎新法治人才库、上海国有企业改制法律顾问团，具有上市公司独立董事任职资格，系多家知名高校的兼职教授或兼职研究生导师及上海市商务委跨国经营人才培训班讲师。出版《私募股权投资基金风险防控操作实务》等16本投融资法律专著。了解更多常见法律问题
注册商标含通用术语，他人能否正当使用？
可以。注册商标专用权的范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限，权利边界并非无限扩张。按照商标法律确立的正当使用规则，注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途及其他特点的，注册人无权禁止他人正当使用。在厦华电子诉长虹电器案中，法院认定HDTV系高清晰度电视这一行业技术术语的英文缩写，且已被国家标准予以明确，属于直接表示商品特点的描述性标识；权利人虽主张CHDTV另有特定含义，但其解释仅见于企业内部文件，未体现在核准注册的商标图样之中，且商标注册时间晚于该技术术语国家标准的发布实施时间，故其行使商标权时无权禁止他人正常使用。实务上，企业在设计、申请商标时应尽量避免直接采用行业通用术语或描述性词汇，否则即便获准注册，其排他效力也会大打折扣，维权时难以获得法院支持；被诉侵权一方则可从标识的通用性、描述性以及使用方式的正当性等方面组织抗辩，并注意收集国家标准文本、行业惯例、词典释义等证据予以佐证。需要特别提示的是，正当使用须出于善意且方式合理，若将他人注册商标突出使用以致造成相关公众混淆误认，仍可能构成商标侵权，使用者应把握合理边界。
专利权终止后被许可人能否拒付许可费？
不能简单拒付。专利实施许可合同依法成立并生效后，双方当事人均应依约全面履行各自义务。许可方负有维持专利权有效的合同义务，若因其未在规定期限内缴纳年费导致专利权在保护期限届满前终止，属于许可方违反合同约定的情形；但依据合同约定与合同法理，被许可人此时可以行使的救济权利是终止合同并要求许可方支付违约金，而非径自拒绝支付已经发生的专利许可使用费。在窦清诉福瑞通公司案中，法院即认为，尽管涉案实用新型专利因许可方未缴年费而被终止，被许可人仍须支付欠付的许可费，其正确的救济途径是依约主张解除合同与违约责任，单方拒付缺乏法律依据。实务上，被许可方在订立专利许可合同时，应明确约定许可方的专利权维持义务、权利提前终止后的费用结算方式与违约责任条款，并可考虑将分期付款节点与专利有效状态相挂钩，以降低交易风险；履约过程中如发现专利权利状态异常，应及时通过国家知识产权局登记簿查询核实，书面催告许可方限期补救，必要时通过诉讼或仲裁主张解除合同、返还费用与违约金，而非单方停止付款，否则自身反而构成违约，面临被判令继续支付许可费的败诉风险。许可方则应建立年费缴纳的内部监控机制，避免因疏忽导致权利终止并承担违约责任。
企业主张员工违反竞业禁止须证明什么？
法院通常从义务来源与限制合理性两个层面进行审查。首先，法定竞业禁止义务仅适用于公司董事、高级管理人员等特定主体，普通员工在职期间并不负有该法定义务，离职后更无义务的自然延伸；企业若要对普通员工课以离职后的竞业限制，须以有效的合同约定为依据且具备合理理由，核心判断标准在于员工是否实际接触、掌握企业需要保护的商业秘密或其他保密信息。其次，企业须承担相应举证责任：在大洋公司诉昌东案中，千人一面、每人必签的格式保密协议并非针对特定员工的涉密情况专门订立，不能证明该员工属于涉密人员；企业亦无法举证证明员工入职竞争对手系利用其掌握的商业秘密并造成实际损害，仅凭工作经历与职务作出的必然损害推论过于笼统，且有限制劳动者择业自由之虞，故其诉讼请求未获支持。实务上，企业应当区分岗位与职级合理确定涉密人员范围，与确有必要的人员签署有针对性的保密协议与竞业限制协议，依法支付竞业限制经济补偿，明确限制的业务范围、地域与期限，并注意留存员工实际接触秘密信息的证据，如涉密文件借阅记录、系统访问日志等；劳动者一方则应审慎签署相关协议，关注补偿标准与限制期限是否对等合理，离职后遵守有效约定，避免因违反竞业限制义务而承担违约赔偿责任。
以上内容仅供参考，不构成法律意见。如需专业法律服务，请联系杨春宝一级律师：chambers.yang@dentons.cn
