和华利盛知识产权简报
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2004 年第 10 期（总第 28 期） 2004 年 11 月 8日
和华利盛律师事务所 编辑
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本期导读
★ 认定商标近似应以公众注意力为标准
★ 专利侵权获赔临时保护期使用费及高额律师费
★ 提供歌曲网络下载被判侵权
★ 知名商标受法律特殊保护
★ 非同类商品上驰名商标亦受保护
认定商标近似应以公众注意力为标准
本案原告贵州天安药业股份有限公司（以下简称贵州天安公司），被告北京天安联合制药有限公司（以下简称北京天安公司），案由为侵犯商标权纠纷。北京市第二中级人民法院于2004年10月20日判决驳回原告诉讼请求。
原告诉称：“天安”商标是1993年2月10日经核准注册由文字、拼音和图形构成的组合商标，在2002年又分别申请了“天安”文字商标和图形商标。被告北京天安公司从1996年至今，在其生产的与原告同类产品的包装上及公司对外宣传杂志、信封、报纸上使用的图形与原告的商标中的图形极其近似，足以使消费者产生混淆，其行为已构成侵犯原告注册商标的专用权。故原告请求法院依法判令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为并赔偿损失200万元等。 本案被告未向法院提交书面答辩意见及证据材料。
北京市第二中级人民法院认为，判断被告是否构成侵权，应对比被告使用的盾形标志与原告的注册商标是否构成相同或者近似。在认定被告的盾形标志与原告注册商标是否近似时，应当以相关公众的一般注意力为标准，在隔离状态下进行整体对比和主要部分对比，在对比时还应考虑原告商标的显著性和知名度。法院经比较认为，被告的盾形标志下部包含了一个小圆环，但该圆环在被告的标志中并不构成主要部分，被告标志给人的整体印象和首要的视觉点还是在盾形图案上，因此原告商标图形与被告的标志无论从整体上对比还是从主要部分上对比均不构成近似，也不可能使相关公众产生混淆、误认，因此被告使用其盾形标志的行为并不构成对原告注册商标专用权的侵犯，故作出上述判决。
专利侵权获赔临时保护期使用费及高额律师费
本案原告北京中乾机电设备有限责任公司（以下简称中乾公司），被告清大科技股份有限公司（以下简称清大公司），案由为专利权侵权纠纷。北京市第一中级人民法院于2004年9月20日判决被告停止侵权，支付原告发明专利权临时保护期使用费1818万元，赔偿原告经济损失722万元，并赔偿原告因本案诉讼支出的律师费25万元及其他诉讼合理支出1万元；
原告中乾公司诉称，中乾公司是99111339.X号发明专利的专利权人，该专利于1999年8月10日申请，2000年3月29日公告，2003年6月25日被授权公告。清大公司自2000年开始擅自使用原告的专利技术生产、销售和宣传0.5级小感量核子秤。中乾公司多次制止，清大公司拒不停止使用，也不向中乾公司交纳使用费。在中乾公司专利获得授权后，清大公司仍继续使用该专利，已构成对中乾公司专利权的侵犯。因而提起诉讼，请求法院判令清大公司停止侵权，向中乾公司支付专利使用费和赔偿款共计3000万元及调查取证费、律师费等。
被告清大公司辩称，清大公司已经向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告99111339.X号发明专利权无效，并被受理，故本案应当中止诉讼。
法院经审理认为，本案焦点体现在被告是否在其生产销售的核子秤中，是否采用了变系数技术。原告的证据已经证明清大公司在其产品中采用了使用“变系数”技术，且清大公司不能证明其“变系数”技术不同于99111339.X号发明专利的“变系数”技术，故中乾公司的主张成立。清大公司应就其于2000年3月29日后，2003年6月25日前在其核子秤产品上采用变系数技术的行为向中乾公司支付发明专利临时保护期使用费，就其于2003年6月25日之后在其核子秤产品上采用变系数技术的行为承担停止生产、销售采用99111339.X号专利中所述的物料测量方法的专用设备以及赔偿中乾公司经济损失及诉讼合理支出等民事责任。由于我国专利法未对如何计算发明专利临时保护期使用费作出规定，法院结合清大公司采用该技术生产产品的数量、时间以及该技术在产品中重要性等因素酌情确定，故作出上述判决。
提供歌曲网络下载被判侵权
本案原告香港正东唱片有限公司，被告江西省电信南昌分公司，案由为著作权纠纷。2004年10月14日南昌市中级人民法院一审判决被告向原告赔偿损失赔偿原告经济损失和为制止侵权行为发生的合理开支共计37500元等。
原告诉称，2003年7月14日发现江西省电信公司南昌分公司在其经营的一网站上，向公众提供了陈慧琳演唱的《三秒种》、《制造浪漫》等25首歌曲下载服务，经原告审查确认，上述曲目的录音制作者权均归原告所有，而原告从未许可被告通过互联网向公众传播上述曲目。为此，请求法院判令被告承担停止侵害，赔礼道歉并赔偿经济损失。被告承认了在网站提供上述歌曲下载试听服务的事实。
法院认为：被告未经原告许可，在其经营的网站上提供该公司专辑中25首歌曲的下载试听服务，侵犯了原告对其有权录音制品享有的信息网络传播权。原告因本次诉讼所支付的费用中的公证认证费用属获取侵权证据所支付的合理费用，法庭依法予以支持。鉴于原告因被告侵权行为所遭受的具体经济损失及被告的侵权获利均难以确定，故对于被告的赔偿数额，一审法院根据涉案录音制品的内容、数量、被告的主观过错、其所经营的网站性质、侵权行为的手段、情节，以及原告为制止侵权行为所支付的合理费用等综合因素酌情确定，故作出上述判决。
知名商标受法律特殊保护
本案原告上海宝丽化工有限公司，被告无锡长春滕漆业有限公司，案由为商标侵权及不正当竞争。上海市第二中级人民法院于2004年9月29日一审判决被告停止在其生产的多功能套装漆外包装上突出使用“长春滕”企业字号，停止使用与原告IVY长春藤多功能套装漆特有装潢相近似的装潢，并赔偿经济损失7万元。
原告诉称，我公司是“IVY”、“长春藤”两注册商标的被许可使用人。自2001年起，该公司生产的IVY长春藤漆多次在江苏、上海、北京等地及行业内被评为名优产品，且具有较高的市场占有率，是知名商品。2004年，原告在市场上发现被告产品包装与原告相似，并采用“长春滕”作为其企业字号，对公众造成混淆，遂诉至法院。
法院经审理查明，被告于2004年4月由原来的江苏华丰漆业有限公司更名为“无锡长春滕漆业有限公司”时，将与“长春藤”注册商标极其近似的文字“长春滕”作为字号予以登记。同时，该公司在生产的多功能套装漆外包装上，以黄色色带将标注的“无锡长春滕漆业有限公司”的企业全称中的“无锡”与“有限公司”字样加以遮盖，使“长春滕漆业”明显突出，造成购买者对该产品与原告IVY长春藤漆的混淆，产生原、被告之间存在特定联系的误解。此外，被告无锡长春滕公司还在生产的多功能套装漆的外包装纸盒上使用与原告IVY长春藤多功能套装漆相近似的装潢，使两者在整体的图案、色彩和整体印象方面近似，一般购买者施以普通的注意力会发生误认。法院院认定无锡长春藤公司的行为构成商标侵权和不正当竞争，作出上述判决。
非同类商品上驰名商标亦受保护
本案原告红河卷烟厂，被告昆明市宜良金象洗涤用品有限公司（以下简称“金象公司”），案由为商标侵权纠纷。2004年10月27日，昆明市中级人民法院一审判决被告停止使用“红河”商标，并赔偿原告损失1万元。
原告诉称，红河卷烟厂于1989年11月30日获得“红河”商标的使用权，经过15年的发展，“红河”商标具有了很高的知名度和商业信誉。2003年底原告发现被告生产的“红河”牌洗衣粉上市销售。原告认为，被告侵犯了其商标权，并提出了3项诉讼请求：请求法院认定原告的“红河”商标为驰名商标；判令被告立即停止侵权行为；要求被告赔偿200万元经济损失。
被告金象公司辩称，“红河”洗衣粉与“红河”香烟不是同类或类似商品，二者之间不存在侵权；即便“红河”商标被认定为驰名商标，也只能在获得认定之后按照驰名商标进行保护，不能追及本案已经发生的行为。
法院经审理认为，“红河”牌卷烟经过常年的发展，已使红河卷烟厂和“红河”商标的影响遍及全国，“红河”商标具有了很高的知名度和商业信誉，并认定了“红河”是驰名商标。法院同时认为，虽然“红河”香烟与“红河”洗衣粉不是同类产品，但由于“红河”香烟是驰名商标，而被告生产的“红河”洗衣粉，在其外包装的显著位置，套用红河卷烟厂注册商标的特定书写体作为其产品的主要标识，其行为在主观上存在侵害“红河”商标专用权的故意，该行为在使自己获利的同时给红河卷烟厂的“红河”商标造成了一定的损害。据此，作出上述判决。
相关法律服务
杨春宝一级律师简介
杨春宝一级律师，大成上海高级合伙人、资本市场部主任、国资基金研究中心主任，大成中国区私募基金专业带头人、科技与文化法律研究中心联合牵头人。执业30余年，长期从事私募基金、投融资、并购重组法律服务，尤其对对赌研究颇深且具有非常丰富的实战经验，并专注于金融机构股权投资业务。2004年起多次入选The Legal 500"私募基金"和"公司与商业"等境内外各类律师榜单，代理的中国法院首例适用外国法律审理外国公司的董事损害小股东权益纠纷案入选上海高院发布的《上海法院域外法查明典型案例》和威科先行"要案头条"。入选上海涉外法律人才库、上海市司法局鼎新法治人才库、上海国有企业改制法律顾问团，具有上市公司独立董事任职资格，系多家知名高校的兼职教授或兼职研究生导师及上海市商务委跨国经营人才培训班讲师。出版《私募股权投资基金风险防控操作实务》等16本投融资法律专著。了解更多常见法律问题
法院认定商标近似采用什么标准？
司法实践中，判断被控侵权标志与注册商标是否近似，应以相关公众的一般注意力为标准，在隔离状态下进行整体对比和主要部分对比，并充分考虑注册商标的显著性和知名度。以贵州天安公司诉北京天安公司案为例，原告主张被告使用的盾形标志与其注册商标图形近似，法院审查后认为，被告盾形标志下部虽包含一个小圆环，但该圆环并不构成标志的主要部分，相关公众的整体印象和首要视觉点仍集中于盾形图案，故无论从整体还是主要部分对比均不构成近似，不会导致消费者混淆误认，法院据此驳回原告诉请。实务操作方面：其一，商标近似判断并非机械比对细节，而是模拟市场交易中普通消费者的认知状态，企业维权时应围绕整体视觉印象与主要识别部分组织证据；其二，商标显著性越强、知名度越高，保护范围通常越宽，平日应注意积累使用与宣传证据；其三，被诉方可从标志整体效果差异、商品渠道与消费群体差异等角度抗辩；其四，被告经传唤拒不到庭、不提交答辩与证据的，法院可依法缺席审理并作出判决。常见争议焦点包括隔离对比的具体操作方式、商标知名度举证程度以及混淆可能性的判断标准。
发明专利临时保护期使用费如何确定？
发明专利自申请公布之日起至授权公告之日止属于临时保护期，他人在此期间实施该发明的，专利权人有权在获得授权后要求其支付适当的使用费。由于法律未对临时保护期使用费的计算方法作出明确规定，法院通常结合行为人采用该专利技术生产产品的数量、实施持续时间以及该技术在产品中的重要程度等因素酌情确定。以中乾公司诉清大公司案为例，被告在原告专利公布之后、授权之前即开始使用变系数技术生产销售核子秤，授权后仍继续实施，法院判决被告就临时保护期内的使用行为支付使用费一千八百一十八万元，就授权后的侵权行为赔偿经济损失七百二十二万元，并赔偿原告为本案诉讼支出的律师费二十五万元及其他合理支出一万元。实务提示：其一，专利权人应留存专利申请公布日与授权日的证据，准确划分临时保护期与侵权赔偿期，分别主张使用费与损害赔偿；其二，授权后应及时书面通知实施人，对方接到通知后继续实施的，主观过错更为明显；其三，律师费、公证费、调查取证费等维权合理开支，在有合同与票据证明的情况下通常可获法院支持；其四，被告常以已提出专利权无效宣告请求为由申请中止诉讼，但是否中止由法院根据案件情况裁量，并非当然中止。常见争议焦点集中于使用费标准的酌定依据、专利技术在产品中的贡献率以及赔偿数额的举证。
驰名商标能否在非同类商品上获得保护？
驰名商标依法可以获得突破商品类别限制的跨类保护，即使他人在不相同也不类似的商品上使用与驰名商标相同或近似的标志，只要足以误导公众、致使驰名商标注册人的利益可能受到损害，仍可能被认定构成侵权。以红河卷烟厂诉金象公司案为例，原告的红河商标核定使用于卷烟商品，经多年持续使用与宣传已具有很高知名度和商业信誉，法院在本案中认定其为驰名商标；被告在洗衣粉外包装显著位置套用原告注册商标的特定书写体作为产品主要标识，法院认为其主观上存在攀附驰名商标的故意，客观上在使自己获利的同时给驰名商标造成损害，尽管香烟与洗衣粉并非同类商品，仍判令被告停止使用并赔偿损失。实务要点：其一，驰名商标认定遵循个案认定与被动保护原则，认定效力仅及于本案，企业主张驰名保护时须准备商标使用持续时间、销售范围与市场占有率、广告宣传投入等充分证据；其二，跨类保护并非无限扩张，仍需考察被诉使用行为是否具有恶意、是否会造成公众误认或对驰名商标显著性产生淡化；其三，将他人知名商标登记为企业字号并突出使用，或者仿冒知名商品特有包装装潢的，还可能同时构成不正当竞争，权利人可在同一诉讼中一并主张，以扩大救济范围。常见争议焦点包括驰名证据是否充分、跨类保护的合理边界以及赔偿数额的确定方式。
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