浩华知识产权资讯(22)

文章摘要 本期资讯汇集北京法院审结的六起知识产权典型案例,涵盖商标权归属、外观设计专利侵权、著作权侵权及不正当竞争。裁判要点包括:冒名签署商标转让申请的,转让关系不成立,权属确认之诉不受诉讼时效限制;以在先专利抗辩须证明产品确依该专利生产;侵权人账册不全、利润异常的,法院可酌情确定赔偿额;孤证不足以认定侵权;受托加工方举证不力仍担责;法定代表人恶意转让公司商标应连带赔偿,对实务具有参考价值。

Haworth & Lexon IP Law Newsletter2004年4期(总第22期) 2004年5月5日上海市浩华律师事务所 编辑

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本期导读

★ 北京二中院审结三起商标权归属纠纷★ 无法证明产品系依据在先专利生产 被判构成侵权★ 侵权利润被转移 应合理认定赔偿额★ 虽署有被告名称 无其他证据仍不能认定被告侵权★ 虽受委托加工 终因举证不力被判侵权★ 法定代表人恶意转让本公司商标 被判连带承担赔偿责任

             北京二中院审结三起商标权归属纠纷

  本案原告刘虹宏,被告(加拿大)百乐高比萨有限公司,案由为商标权归属纠纷。2004年3月19日,北京市第二中级人民法院分别判决案系三注册商标专用权归原告所有。  原告分别于1999年、2000年依法注册获得"百乐高"等三注册商标。后发现国家商标局于2001年9月7日核准三商标的注册人名义变更为被告。由此,原告于2003年6月23日分别诉至法院,请求确认案系商标专用权归原告所有,并向法庭提交了北京市公安局出具的笔迹鉴定书,以证明《转让注册商标申请书》中"刘虹宏"的签名并非原告所写。被告辩称案系商标转让系由原告丈夫游智超代理,且原告所提供鉴定书中的检材系复印件,无法证明来自国家商标局。同时主张案系商标的转让公告时间是2000年12月,而原告于2003年6月起诉,已经超过诉讼时效。  法院经审理认为,被告以涉及检材的出处问题而对笔迹鉴定的真实性提出异议,但并未进一步提出相应反驳证据,应当认定申请书"刘虹宏"的签名笔迹并非原告所写。被告主张游智超作为原告的丈夫代理转让涉案商标,但并未向法院提交相应证据,故不予采信。因此,应认定原、被告之间关于转让涉案注册商标专用权的合同关系并未成立生效。同时,由于本案涉及的是注册商标权权属纠纷,因此原告起诉并未超过诉讼时效期间。

          无法证明产品系依据在先专利生产 被判构成侵权

  本案原告深圳索雷克家用电器有限公司,被告北京瑞天盛达电器有限公司,案由为专利权侵权。2004年3月,北京市第一中级人民法院一审判决被告立即停止生产、销售侵犯原告外观设计专利权的产品,并赔偿原告人民币十万元。   原告发现被告擅自生产、销售与原告专利相似的产品,遂诉至法院。被告以实施的是一项在先实用新型专利技术为由进行抗辩,并提交了一份与陈亚宾之间的实用新型"专利使用协议"。  法院经审理认为,经对比,应认定被告产品与原告专利构成近似。虽然被告提供的实用新型专利申请日为2001年4月24日,早于本专利的申请日2001年4月27日,但被告提交的现有证据并不能证明其产品是依据此项实用新型专利权生产的。首先,被告提交的"专利使用协议"签署日期为2004年1月8日,在本案诉讼期间。且内容上并不具有一般许可使用协议必备的条款,没有对专利许可使用的内容、期限、使用费的数额和支付情况等予以约定,故不应认定为专利实施许可合同,而应认定为一份在诉讼过程中出具的证人证言。由于陈亚宾在庭审过程中未出庭作证,被告在举证期限内也未提交陈亚宾的有效身份证明,故对该证据的真实性不予认可。其次,该实用新型专利证书及说明书主要记载了该实用新型专利的结构。要清楚地显示立体产品的外观,应当有六面正投影视图,才能完全揭示该产品的外观。本案中,该实用新型专利的6幅视图均为一面体图片,且有3幅是关于产品内部构造的剖面图,并未完全揭示被告产品的外部形状。因此,被告的抗辩不能成立。

             侵权利润被转移 应合理认定赔偿额

  本案原告欧姆龙株式会社,被告北京三和松石机电有限责任公司、北京市西红柿电子有限公司、青岛博杰伟业电子有限公司,案由为专利侵权。2004年3月19日,北京市第一中级人民法院一审判决三被告立即停止侵权行为,并共同赔偿原告人民币30万元。  1999年,原告经申请获得名称为"电动按摩器"外观设计专利权,后发现三被告分别销售三种仿制该外观设计的按摩器,遂诉至法院,并提出人民币100万元的索赔。三被告对上述三种产品的销售行为不持异议,但主张并无获利。  法院经审理认为,三被告销售与原告享有专利权的外观设计相同的产品,已构成了对原告专利权的侵犯。关于赔偿数额,根据原告的请求,应以三被告生产、销售侵权产品所获利润来计算。法院委托会计师事务所对三被告财务帐册进行审计。由于三被告提交的会计资料不全,在审计报告中仅能确定三被告的销售数量,而且三被告的进货价格与销售利润的比例不正常。遂依法酌情判令三被告共同赔偿原告经济损失人民币30万元。

          虽署有被告名称 无其他证据仍不能认定被告侵权

  本案原告保定华建机械有限公司,被告北京市新发京建工贸有限公司,案由为著作权侵权。2004年2月11日,北京市第一中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。  原告诉称,被告公司宣传资料版面有5处套用原告公司宣传资料中的施工现场宣传照片,侵犯了其依法享有的著作权,请求判令被告停止侵害、赔礼道歉并赔偿经济损失人民币20万元。  原告为证明被告的侵权行为,向法庭提交证据,是署有被告名称的《产品宣传册》,用以证明被告擅自使用原告享有著作权的照片的事实。  法院经审理认为,原告不能明确所提交证明被告侵权的证据的确切来源以及该证据与被告的关系,同时,被告对该证据的真实性不予认可,并提出企业注册地址与实际不符的具体异议,原告对此亦无其它证据予以解释排疑,因此应认定不具有真实性,不是有效证据,不能证明被告实施了侵权行为。据此,判决驳回原告全部诉讼请求。

             虽受委托加工 终因举证不力被判侵权

  本案原告北京鸟人艺术推广有限责任公司,被告广东珠影白天鹅光盘有限公司,案由为著作权侵权。北京市第二中级人民法院于2004年3月19日一审判决被告立即停止侵权行为,并赔偿原告经济损失人民币10万元及合理诉讼支出4600元。  原告诉称,其以包括《彝人回家》、《乞爱者》、《明知山有虎》、《远古神鹰》、《孤独才是美》在内的十一首享有专有使用权的歌曲为内容,制作了名为《彝人制造》专辑的录音制品。后发现被告复制的名为《山鹰、月亮与井》的CD光盘中收录了上述案系五首歌曲的录音版本,遂诉至法院。  被告辩称,其复制涉案光盘的行为是受江西文化音像出版社的委托而为,不构成著作权法意义上的复制行为,并向法庭提交了江西文化音像出版社签发的《录音录像制品复制委托书》。该委托书写明受托方为被告,节目名称为《抒情金曲》,复制数量2万张,但未列明具体曲目。原告对该委托书的真实性不持异议,但认为《抒情金曲》的曲目不包括案系五首歌曲。为支持该主张,原告提交了江西文化音像出版社的回函及其提供的《抒情金曲》选题呈报表。   被告认为江西文化音像出版社与本案存在利害关系,故对前述原告提交的证据的真实性及证明力均不予认可。同时,主张其仅生产了2000张涉案光盘及所获加工费为2400元,并向法庭提交了出仓单及收据。  法院经审理认为,原告对案系五首歌曲享有专有使用权及录音制作者权。由于被告未能提交证据证明《录音录像制品复制委托书》涉及的《抒情金曲》唱盘的具体曲目,而江西文化音像出版社为原告出具证据证明《抒情金曲》唱盘的曲目不含有案系五首歌曲,因此该委托书不能成为被告系合法复制涉案光盘的依据。此外,被告提供的收据、出仓单均系其自行印制,无法达到其证明目的。因此可以认定被告行为已构成对原告录音制作者权和专用使用权的侵犯。因双方当事人对原告的损失情况和被告的获利情况均未提供相应证据,遂依法酌情确定了具体赔偿数额。

          法定代表人恶意转让本公司商标 被判连带承担赔偿责任

  本案原告北京市中预迎新科技开发公司,被告北京市中预麦格技术有限公司、李洁,案由为商标侵权及不正当竞争。2004年3月20日,北京市第一中级人民法院一审判决被告麦格公司立即停止侵权行为并赔偿原告人民币10万元,被告李洁承担连带责任。  原告诉称,2000年1月,时任原告法定代表人的李洁擅自将原告所有的"中预"商标无偿转让给了麦格公司。北京市第一中级人民法院(2003)民初字第16号判决书已经依法确认上述商标转让行为无效。由于麦格公司自2000年1月起近3年半的时间里,无偿使用"中预"商标,并导致原告无法使用该商标进行经营。另外,麦格公司还在其产品包装等处使用原告更名前的名称和"中预公司"字样,回避其本身名称中的"麦格"二字,误导消费者,获取不正当利益。因此请求判令被告停止侵权行为,并赔偿经济损失50万元。  法院经审理认为,被告李洁与麦格公司以合法形式掩盖非法目的,恶意串通,将原告商标擅自转让给麦格公司的行为应属无效。无效民事行为从开始起就没有法律约束力,因此,麦格公司使用"中预"商标自始就没有法律依据,其行为侵害了原告的商标专用权。由于自2000年1月起转让"中预"商标,致使原告不能行使商标权,亦给原告造成经济损失。对此,麦格公司应当承担赔偿经济损失的民事责任。李洁在担任原告公司的法定代表人期间,违背其应尽的职责,直接实施了非法转让公司商标的行为,应与麦格公司承担连带责任。 另一方面,麦格公司在其产品手提袋上使用原告以前的名称,易使消费者误认为麦格公司与原告之间存在某种联系,其行为明显不当,已构成不正当竞争。由于原告因被告侵权行为所受经济损失无法确认,遂酌情作出上述判决。

最后编辑于:2024-04-23 22:54

杨春宝一级律师简介

杨春宝一级律师,大成上海高级合伙人、资本市场部主任、国资基金研究中心主任,大成中国区私募基金专业带头人、科技与文化法律研究中心联合牵头人。执业30余年,长期从事私募基金、投融资、并购重组法律服务,尤其对对赌研究颇深且具有非常丰富的实战经验,并专注于金融机构股权投资业务。2004年起多次入选The Legal 500"私募基金"和"公司与商业"等境内外各类律师榜单,代理的中国法院首例适用外国法律审理外国公司的董事损害小股东权益纠纷案入选上海高院发布的《上海法院域外法查明典型案例》和威科先行"要案头条"。入选上海涉外法律人才库、上海市司法局鼎新法治人才库、上海国有企业改制法律顾问团,具有上市公司独立董事任职资格,系多家知名高校的兼职教授或兼职研究生导师及上海市商务委跨国经营人才培训班讲师。出版《私募股权投资基金风险防控操作实务》等16本投融资法律专著。了解更多

常见法律问题

商标被冒名转让,权利人如何确认商标权归属?

根据本期商标权归属纠纷案例,原告注册取得《百乐高》等三件商标后,发现商标局已核准将注册人名义变更为被告公司,遂诉请确认商标专用权归其所有。法院的审查要点包括:其一,转让注册商标申请书中权利人的签名经公安机关笔迹鉴定并非本人所写,被告虽以鉴定检材系复印件、出处不明为由对鉴定结论提出异议,但未进一步提交反驳证据,应承担举证不能的后果,故应认定双方之间转让注册商标专用权的合同关系并未成立生效;其二,被告主张转让系由原告的丈夫代理实施,但未向法院提交任何证据加以证明,法院不予采信,可见主张代理关系存在的一方必须就代理权的来源承担严格的举证责任;其三,关于诉讼时效问题,本案属于注册商标权权属确认纠纷,确认权利归属的请求不适用普通诉讼时效期间的限制,故原告起诉并未超过时效。实务提示:商标权利人应定期核查名下商标的登记状态,发现异常变更应及时通过行政程序或民事诉讼主张权利,并注意保存签名笔迹样本等原始证据;受让商标的企业亦应核实转让人身份与签章的真实性,避免卷入权属纠纷。此外,依据同期另一案例,法定代表人恶意串通、以合法形式掩盖非法目的转让本公司商标的,转让行为自始无效,该法定代表人还须与受让公司连带承担赔偿责任。

以在先专利作不侵权抗辩需满足哪些条件?

根据本期外观设计专利侵权案例,被告主张其实施的是申请日在先的实用新型专利技术,并提交与他人签订的《专利使用协议》作为抗辩依据,但法院最终认定抗辩不成立。实务中,以在先专利提出不侵权抗辩须同时满足两项条件:一是该在先专利的申请日确早于涉案专利的申请日;二是被告能够证明被控侵权产品确系依据该在先专利的技术方案制造。本案中被告败诉的原因在于:首先,其提交的《专利使用协议》签署日期处于本案诉讼期间,且内容上不具备专利实施许可合同的必备条款,未对许可使用的内容、期限、使用费数额及支付情况等作出约定,法院据此认定其并非专利实施许可合同,而属于诉讼过程中出具的证人证言;又因证人未出庭作证,被告在举证期限内也未提交证人的有效身份证明,故对该证据的真实性不予认可。其次,该实用新型专利证书及说明书主要记载产品结构,六幅视图均为一面体图片,且其中三幅为产品内部构造剖面图,未以六面正投影视图完整揭示产品的外部形状,无法证明被告产品的外观来源于该在先专利。风险提示:企业主张在先专利或现有技术抗辩时,应提前固定完整的专利文献、设计图纸、生产记录等证据链,确保证据的形成时间、形式要件与证明内容均经得起质证,切勿在诉讼中临时补签协议,否则不仅抗辩落空,还可能损害自身的诉讼诚信评价。

侵权获利难以查明时赔偿数额如何确定?

根据本期多个案例,知识产权侵权赔偿数额的认定遵循以下规则:权利人请求以侵权人生产、销售侵权产品所获利润计算赔偿的,法院可以委托会计师事务所对侵权方的财务账册进行审计;若侵权方提交的会计资料不全,审计报告仅能确定销售数量,且其进货价格与销售利润的比例明显不正常的,法院将依法酌情确定赔偿数额。例如在欧姆龙株式会社诉三被告外观设计专利侵权案中,原告索赔一百万元,因被告账册不全、侵权利润被转移,法院最终酌定三被告共同赔偿三十万元。又如在光盘复制侵权案中,双方对原告损失与被告获利均未提供相应证据,被告自行印制的收据、出仓单无法达到证明目的,法院遂依法酌情确定赔偿数额,并支持了原告的合理诉讼支出。实务指引与风险提示:其一,侵权人负有提交真实、完整财务资料的义务,隐匿、转移利润或拒不提供账册的,法院可作出对其不利的酌定;其二,权利人应尽力收集侵权产品的销量、价格、行业利润率等证据,为法院酌定赔偿提供参照基准;其三,在法定代表人恶意转让公司商标等情形下,直接行为人可能与侵权单位承担连带赔偿责任,受害人可将其一并列为被告,以扩大责任财产范围、提高实际获赔的可能性。

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